委托国内企业加工、生产的商品，如果全部出口到境外，是不是就与国内商标侵权无关？

上海知产法院近日审结的一起案件，给出了一个很明确的答案：不一定。

这起案件的主角，是“PEAK”商标。

泉州匹克公司是“PEAK”注册商标的权利人。美国公司伊萨克莫里斯有限公司则在美国注册了“PEAK SEASON”商标。

2014年8月，上海外港海关查获振宇公司申报出口美国的8424件针织男式T恤。衣服上的标识包含“PEAK”“SEASON”以及“BY ISAAC MORRIS LTD.”，其中“PEAK”的字体明显更大。

这些衣服是振宇公司接受美国公司的委托生产，订单和商标设计图也均由美国公司提供，且全部销往美国。

泉州匹克公司认为，这种使用侵犯了其“PEAK”注册商标专用权，要求两家公司赔偿包括律师费在内的经济损失20万元。

一审法院当时并没有认定侵权。

理由很简单。这些衣服是在国内生产后直接出口美国，国内市场的消费者没有机会接触这批商品，因此衣服上的“PEAK SEASON”标识在国内并没有发挥识别商品来源的作用，不属于商标法意义上的商标使用。

既然不是商标使用，自然也就没有必要进一步判断是否构成商标近似、是否会导致消费者混淆。

泉州匹克公司不服，提起上诉。

这一次，上海知产法院的判断发生了变化。

法院首先注意到，涉案服装上的“PEAK SEASON”并不是简单地照搬美国注册商标。虽然文字相同，但实际使用时在样式和字体大小上发生了变化，而且明显突出“PEAK”。

在法院看来，这使“PEAK”成为标识中的主要识别部分，与泉州匹克公司的“PEAK”注册商标构成近似，从视觉效果上容易使相关公众产生混淆。

更关键的问题是，这些商品虽然出口了，国内消费者真的就完全接触不到吗？

法院在二审中关注到了电子商务带来的变化。

泉州匹克公司提交的公证保全证据显示，国内消费者可以通过“亚马逊中国”官方网站搜索美国市场的商品并进行网购，网站上的商品照片还可以放大，清晰看到商品上的标识。

而伊萨克莫里斯有限公司在庭审中也确认，其在美国是“亚马逊”网站的客户，并可能将从中国等地加工的服装卖给“亚马逊”，再由其进行分销。

因此，“全部出口”并不能简单等同于“与国内商标侵权无关”。

法院同时注意到，“PEAK”品牌此前已经持续打造国内外市场影响力。

泉州匹克公司在2007年受让该商标之前，福建匹克集团就已经开始打造“PEAK”的国内和国际知名度，品牌知名度自2005年起逐步提升，此后泉州匹克公司也持续维护其在国内外市场的影响力。

法院据此认为，难以排除伊萨克莫里斯有限公司的主观故意。

最终，上海知产法院认定，伊萨克莫里斯有限公司在相同商品上使用近似商标，构成对泉州匹克公司注册商标专用权的侵害。

振宇公司虽然只是受委托生产，但法院认为，基于“PEAK”商标的知名度，其没有尽到谨慎的注意和审查义务，因此也构成帮助侵权，并承担连带责任。

考虑到涉案服装尚未进入市场流通等因素，法院最终判令两家公司立即停止侵权，伊萨克莫里斯有限公司赔偿泉州匹克公司合理开支2万元，振宇公司承担连带赔偿责任。

这个案件对商标权利人和国内加工企业都算是个警示。

“只加工、不销售”“全部出口”“境外注册商标”，都不能单独成为判断是否侵权的结论。

对于国内加工企业而言，尤其是接受境外客户定牌加工时，除了审查客户提供的商标是否拥有合法权利，还需要关注标识的实际使用方式，以及是否存在与国内在先注册商标产生冲突的可能。

对于商标权利人而言，也不能简单认为侵权商品没有在国内销售，就一定无法主张权利。

另外，更值得注意的是，法院对“商标使用”和“商品是否进入国内市场”的判断，并没有停留在传统的线下销售场景，而是把电子商务环境下消费者实际接触商品的可能性纳入了考量。

商品出口了，商标风险却未必也跟着出去了。

凯派尔 Tips：

1、国内代工企业别踩坑：

就算客户手里有海外商标、货品全部出口，也不代表可以高枕无忧。接单贴牌不光要看对方的海外证书，一定要查国内有没有在先近似商标。不要随意改动商标排版样式；遇到国内知名品牌，要提高警惕，未尽审查义务可能被判连带侵权。

2、国内商标权利人维权注意了：

不要以为商品只做出口、不在国内线下卖就不能维权。现在跨境电商平台，国内消费者能够看到、买到出口商品，同样可以取证维权。维权时，既可以告境外委托方，未尽审核义务的国内加工厂也可以一并追责。

3、“境外持有商标”“全部出口”“只加工不销售”，都不是天然的侵权免责理由

需要结合商标近似度、商标实际使用样式、国内品牌知名度、商品是否有回流国内可能性，综合个案来判断。